Вопрос: Российская организация планирует использовать в своей деятельности товарный знак (установить вывеску на здании магазина), зарегистрированный на территории РФ на имя иностранной организации. Как оформить согласие правообладателя (иностранной организации) на использование товарного знака? Достаточно ли письма о том, что он не возражает против использования товарного знака в качестве вывески на здании магазина, или требуется заключение лицензионного соглашения?
Ответ: Согласие правообладателя (иностранной организации) на использование российской организацией товарного знака, размещенного на вывеске магазина, должно быть оформлено лицензионным договором на право использования товарного знака.
Полагаем, что письмо правообладателя о том, что он не возражает против использования товарного знака в качестве вывески, в силу положений Гражданского кодекса РФ не является надлежащим разрешением правообладателя на использование товарного знака.
Обоснование: Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
В силу пп. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ товарные знаки относятся к средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.
Статьей 1226 ГК РФ предусмотрено, что на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и др.).
На основании п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.
Пункт 1 ст. 1233 ГК РФ устанавливает, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).
В силу п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
Согласно п. 2 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное.
Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 ГК РФ.
Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.
Согласно п. 6 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Из п. 2 ст. 1233 ГК РФ следует, что к договорам о распоряжении исключительным правом на средство индивидуализации применяются общие положения об обязательствах (ст. ст. 307 — 419) и о договоре (ст. ст. 420 — 453).
Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
ФАС Северо-Западного округа указал в Постановлении от 11.07.2012 по делу N А56-26997/2011, что одностороннее письменное разрешение правообладателя на использование принадлежащего ему товарного знака в отсутствие письменного договора и его государственной регистрации не может расцениваться как результат волеизъявления этого лица на передачу исключительных либо неисключительных прав на товарный знак на возмездной либо безвозмездной основе.
На основании изложенного полагаем, что право на использование товарного знака реализуется посредством заключения лицензионного договора. Направление правообладателем письма в адрес российской организации о том, что правообладатель не возражает против использования товарного знака в качестве вывески на здании магазина, не будет достаточным основанием для правомерного использования российской организацией товарного знака
Установление уполномоченным органом факта использования товарного знака без лицензионного соглашения может служит основанием для привлечения лица, использующего товарный знак, к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2013 по делу N А23-1451/2013).
М.Ю.Мордасов
Юридическая компания «Юново»
25.07.2014
