Вопрос: Российское общество планирует выпускать продукцию в России под товарным знаком, который принадлежит и зарегистрирован в странах ЕС иностранной организацией, являющейся партнером по бизнесу. Продукция будет выпускаться исключительно для продажи иностранным партнером за пределами территории РФ.
В Российской Федерации товарный знак зарегистрирован третьим лицом и не используется им.
Будет ли являться производство продукции под товарным знаком, зарегистрированным в странах ЕС партнером организации, а в России — третьим лицом, для реализации произведенной продукции в ЕС нарушением исключительных прав правообладателя указанного товарного знака в РФ?
Ответ: Правообладатель товарного знака в РФ может обратиться в адрес общества за взысканием убытков или выплатой компенсации, также общество может быть привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, с конфискацией вывозимого товара.
Обоснование: Согласно п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.
В соответствии со ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака способами, определенными п. 2 ст. 1484 ГК РФ.
При этом в силу п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Но данное прекращение осуществляется в порядке, определенном ст. 1486 ГК РФ, и не осуществляется по умолчанию (то есть не прекращается исключительно в силу его неиспользования).
Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.
Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Исходя из изложенных обстоятельств, в связи с тем что отсутствие запрета не считается согласием (разрешением), необходимо либо получить письменное согласие лица, за которым зарегистрирован товарный знак на территории Российской Федерации, либо в порядке ст. 1486 ГК РФ обратиться за досрочным прекращением правовой охраны товарного знака.
В соответствии с пп. 2 и 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.
Статьей 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от 10 000 до 5 000 000 руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (с учетом Постановления Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Как разъяснено в п. 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.
Судебная практика по применению положений ст. 1515 ГК РФ при реализации товара исключительно на экспорт с использованием товарного знака, не принадлежащего правообладателю, отсутствует. Но данное обстоятельство не свидетельствует о том, что правообладатель не может обратиться в адрес общества за взысканием убытков или выплатой компенсации.
В силу п. 3 ст. 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.
Соответственно, предоставление правовой охраны товарному знаку в ЕС, в других странах не может являться основанием для предоставления правовой охраны такому товарному знаку на территории Российской Федерации.
При ввозе товара на территорию ЕС с целью его последующей реализации с товарным знаком, зарегистрированным на территории ЕС, будут действовать правовые нормы стран ЕС, что не исключает предъявления претензий правообладателя товарного знака на территории ЕС к обществу в связи с неправомерным использованием его товарного знака.
В соответствии с ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака влечет административную ответственность: для должностных лиц — в виде штрафа от 10 000 до 50 000 руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; для юридических лиц — в виде штрафа от 50 000 до 200 000 руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.
В рассматриваемой ситуации таможенные органы могут составить протокол о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, если на момент вывоза товара с территории Российской Федерации общество не будет иметь документов, подтверждающих его право на использование товарного знака. В аналогичных ситуациях суды приходят к выводу, что таможня обоснованно составила протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (см., например, Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 04.09.2015 по делу N А72-7027/2015).
Исходя из судебной практики общество, реализуя товар исключительно на экспорт с использованием товарного знака, не принадлежащего ему, может быть привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ с конфискацией вывозимого товара.
Ю.М. Костюченко
Первый Дом Консалтинга «Что делать Консалт»
Региональный информационный центр
Сети КонсультантПлюс
01.03.2018
