Вопрос: Организация оказывает консалтинговые услуги в сфере бизнес-управления. На ее сайте размещены товарные знаки других компаний, которые являются ее клиентами, в разделе «Наши клиенты и партнеры». Будет ли размещение на сайте товарных знаков нарушать исключительные права правообладателей, если размещение товарных знаков произведено без их ведома и согласия?
Ответ: Подобное размещение на сайте организации товарных знаков клиентов без их ведома и согласия будет нарушать их исключительные права, что подтверждается судебной практикой.
Обоснование: В соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, помимо прочего, товарные знаки и знаки обслуживания.
Согласно п. п. 1, 2 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
Таким образом, размещение на сайте организации товарных знаков правообладателей-клиентов и партнеров без их разрешения будет нарушать их исключительные права на данные товарные знаки.
Данный вывод подтверждает и судебная практика (см., например, Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.10.2016 по делу N А56-25883/2016, поддержанное Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2017 N 13АП-32760/2016, а также Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2017 N С01-339/2017). В нем суд указал, что размещение товарного знака в разделе «Наши партнеры» подчеркивает, что ответчики считают правообладателя организацией, чья репутация высоко ценится среди потенциальных клиентов ответчиков. Однако ответчик без ведома и согласия правообладателя использовал его товарный знак в своей коммерческой деятельности для продвижения собственной продукции посредством повышения своего репутационного капитала и доверия потенциальных клиентов, что неправомерно. Аналогичные выводы содержатся и в других решениях судов (Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.12.2015 по делу N А56-63296/2015, Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.08.2017 по делу N А65-5880/2017). Также, например, в Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2017 N 13АП-32151/2016 по делу N А56-25855/2016, оставленном без изменения Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2017 N С01-316/2017, было установлено, что обозначения, тождественные и сходные до степени смешения со спорным товарным знаком, использовались ответчиками в рекламных целях в сети Интернет на сайте (на странице «Наши клиенты»). Суд посчитал, что тем самым допущено длящееся нарушение исключительных прав правообладателя на товарные знаки.
Стоит отметить, что не всегда указание на сайте организации товарного знака другой компании является нарушением исключительных прав. Так, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в своем Постановлении от 19.01.2012 по делу N А56-21573/2011 рассматривал дело об обязании удалить всю информацию, имеющую отношение к товарному знаку правообладателя. Суть дела заключалась в том, что некоммерческое партнерство занималось созданием сводного каталога газет и журналов с их описанием, которые фактически находятся в фондах библиотек РФ, и размещало указанную информацию на сайте в сети Интернет, то есть имело социальную направленность. В данный каталог попал журнал правообладателя с его товарным знаком. По данной причине правообладатель и подал в суд на некоммерческое партнерство.
Суд в данном деле встал на сторону последнего и указал, что само по себе упоминание ответчиком на сайте товарного знака истца не является его незаконным использованием в смысле требований п. п. 2, 3 ст. 1484 ГК РФ. При этом обратил внимание, что области деятельности истца и ответчика различны, что свидетельствует об отсутствии столкновения интересов данных компаний на рынке, а следовательно, отсутствует смешение товаров истца и услуг, оказываемых ответчиком. Размещая товарный знак истца на сайте, ответчик фактически информирует потребителей о наличии журнала истца, дает о нем справку, но не использует товарный знак для рекламы своих товаров, услуг и представления себя как производителя товаров, услуг, в отношении которых истцом зарегистрирован спорный товарный знак. Соответственно, размещение товарного знака ответчиком не направлено на индивидуализацию товара истца и не может его индивидуализировать, смешение потребителем товарного знака истца и ответчика, размещающего на своем сайте справочную информацию, в данном случае также невозможно.
В другом случае суд отказал в удовлетворении требований правообладателя в следующей ситуации: целью размещения ответчиком товарного знака на сайте ТРЦ являлось информирование посетителей о магазине, реализующем товары, маркированные спорным товарным знаком. При этом суд указал, что какой-либо вероятности смешения продукции правообладателя с продукцией иного производителя не возникало, что не нарушает его прав и законных интересов, а заявленные им исковые требования не направлены на защиту прав и/или их восстановление. Для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей), злоупотребление правом должно носить очевидный характер. Упоминание товарного знака на интернет-сайте не является его использованием, нарушающим права правообладателя, поскольку судом установлено отсутствие введения в заблуждение потребителей относительно истца (так как на интернет-сайте ответчика содержатся сведения о надлежащих производителях товара, что свидетельствует о добросовестном информировании потребителей), а также отсутствие смешения предлагаемых производителями к реализации товаров, поскольку в отношении каждого товара указан его производитель, а спорный товарный знак использован исключительно для рекламы продукции, производимой правообладателем (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2019 N 09АП-27113/2019-ГК).
Таким образом, размещение на сайте организации товарных знаков правообладателей-клиентов в разделе «Наши клиенты и партнеры» без их согласия будет нарушать их исключительные права на данные товарные знаки. При этом размещение товарного знака других компаний на сайте организации в иных ситуациях (в частности, когда размещение товарного знака не связано с продвижением и рекламой товаров, работ, услуг организации и (или) при отсутствии смешения) не всегда является нарушением исключительных прав правообладателя.
Региональный информационный центр
06.09.2019
